상표등록의 대상은 출처표시로 기능할 수 있는 ‘모든’ 표지이다. 그러나 모든 표지가 등록되는 것은 아니다. 소위 ‘식별력’ 없는 상표는 등록 받을 수 없다. 그런데 브랜드 전략상 식별력 없는 상표도 사용해야 하는 경우, 어떠한 등록 전략이 좋은지 자세히 알아보자.
상표는 기본적으로 내 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해 제품에 표시하는 것이다. ‘말표’ 구두약과 ‘호랑이표’ 구두약이 서로 구분되어야 소비자들은 더 선호하는 제품을 구입할 수 있다. 이 자타상품의 구별 능력을 ‘출처표시기능’이라고 한다. 출처표시기능은 상표라면 당연히 갖춰야할 가장 근본적인 자질이다.
다시 말하면, 출처표시로 기능할 수 없는 표장들, 제품에 부착해봐야 소비자들이 출처표시로 인식하지 못하는 표장들은 상표가 아니며 따라서 등록할 수 없다. 이때, 어떤 표장이 출처표시로 기능할 수 없는지를 판단하는 가장 쉬운 기준은 그 표장을 특정인이 독점하는 것이 부당한지 여부이다.
예를 들어, ‘whitening cream’이나 ‘skin toner’가 상표등록이 되어 특정인이 독점하게 된다면 어떨까. 누구나 부당하다고 생각한다. ‘brightening solution from Italy’는 어떨까. 브랜드로 작용할만한, 즉 소비자들이 ‘아, 이 제품은 어느 회사에서 만든 거야’라고 인식할 만한 요소가 있을까? 없다고 보는 것이 맞다.
이렇게, 제품의 명칭이거나 내용을 설명하기만 하는 표장, 지리적 표시거나 간단하고 흔한 표장들, 장소적 표시나 공익상 독점이 부당한 상표들은 특정인의 독점이 안되며 이것을 ‘독점적응성’이 없다고 한다. 이렇게 ‘독점적응성‘이 없는 것을 ‘식별력’이 없다고 하고, 식별력 없는 표장만으로 구성된 상표는 등록 받을 수 없다.
그러나 브랜드라는 것은 굉장히 트렌디한 것으로 ‘기발함’이 생명이다. 유행에 따라 또 브랜드의 위상에 따라 식별력 없는 상표가 브랜드로 채택되기도 한다. 최근에는 특히 식품이나 요식업에서 이런 경향이 강한데, ‘맛있는 우유 GT’라던지 ‘바나나는 원래 하얗다’ ‘계란을 입혀 부쳐 먹으면 정말 맛있는 소시지’ ‘식육상회’ 등의 네이밍이 대유행하고 있다.
이렇게 식별력 없는 브랜드도 어떤 수를 쓰든 등록하는 것이 바람직하다. 제품이름 등 자명하게 식별력이 없는 경우가 아니라면 어떤 표장이 식별력이 있는지 없는지는 정답이 없는 문제로 심판원이나 법원, 궁극적으로는 대법원이 확정해줘야 식별력이 없는 것이 된다. 즉, 등록되어 있는 상표의 식별력을 확정적으로 부정하기 어렵다.
특히 화장품 브랜드의 경우 식별력이 있는지 없는지 아리송한 상표가 정말 많아서, 다른 분류에서라면 식별력 부족으로 거절됐을 정도의 상표도 등록되는 경우가 많다.
자명하게 식별력 없는 경우가 아니라면 출원해서 심사를 받아보는 것이 좋다. 또한, 식별력 없는 상표라도 사용에 의해 널리 유명해질 수 있는데 그 경우 어떤 방식으로든 이미 상표등록이 되어 있다면 제3자에 대한 상표권 행사가 더 용이해진다.
그럼 이렇게 식별력이 없는 것으로 생각되거나 아리송한 경우에는 확실한 상표등록을 위해 어떤 방안을 생각해볼 수 있을까.
가장 흔하게는 식별력 강한 도형을 결합하는 것이다. 도형이 식별력이 강하다는 의미는 도안화의 정도가 크고 상품의 내용과 무관하다는 것이다. 스타벅스의 사이렌 로고나 LG의 스마일 로고처럼 문자상표와 별도로 구성된 로고가 좋다. 로고와 결합하면 식별력이 약하거나 없는 표장도 상표 전체적으로 식별력이 생기므로 등록이 가능하다.
LG의 경우 본래 영문자 2글자는 간단하고 흔한 표장이어서 등록이 안되는 상표이다. 그래서 처음 LG로 사명을 변경한 후 출원했던 ‘LG’만의 2글자 상표는 전부 거절되었다. 그래서 스마일로고와 결합한 LG를 등록 받았었다. LG가 영문 2글자 LG만으로 출원하여 등록 받은 것은 그로부터 약 20년 후이다.
다른 식별력 있고 선등록과 유사하지도 않은 등록가능한 문자와 결합하면 된다. ‘맛있는 우유 GT’의 경우 이미 등록된 상표인 ‘남양’과 결합하여 ‘남양 맛있는 우유 GT’로 등록되어 있고, ‘바나나는 원래 하얗다’도 ‘Maeil’과 결합한 표장이 등록되어 있다.
그 밖에도 발음에 맞춰 표기를 변형하여 등록 받는 방법도 있다. ‘당애존’, ‘모메존’과 같은 사례가 있다.
화장품 분야만큼 브랜드 경쟁이 치열한 분야도 없을 것이다. 최근에는 메인 브랜드 뿐만 아니라 라인이나 제품명, 성분까지도 네이밍을 하려는 경향이 있다. ‘AMOREPACIFIC 모이스춰 바운드 루미너스 쿠션 컴팩트’를 예로 들어보자.
‘AMOREPACIFIC’이야 메인 브랜드이니 워낙 오래전부터 등록되어 있던 상표이고 메인 브랜드를 등록하지 않을 회사는 없을 것이다. 그런데 최근에는 그 아래 거의 수식어에 가까운 명칭인 ‘모이스춰 바운드 루미너스 쿠션 컴팩트’도 등록하려고 한다.
‘모이스춰’나 ‘쿠션 컴팩트’의 경우는 제품 명칭 내지 자명한 효능 표시로 화장품과 관련해서는 식별력이 없다. 그러나 ‘모이스춰 바운드 루미너스’는 어떨까? 애매하다고 본다. 이런 경우는 출원해서 등록 받는 것이 맞다.
‘엔자임 필 클레징 파우더’, ‘스킨 에너지 미스트’, ‘쉬어 래이언스’ 등도 등록 가능할 수 있는 표장들이다. 이런 표장들은 그 자체로 또는 여유가 없다면 등록되어 있는 메인 브랜드와 결합해서라도 등록을 받아 두는 것이 좋다.
특정 성분도 네이밍을 해서(그 성분이 특허등록까지 되어 있다면 더욱 좋다) 등록 받기도 한다. ‘RADIAN-C SUPER BLEND’, ‘정양’, ‘진향’ 등이다. 참고로 아모레퍼시픽의 경우, 국내 등록된 상표만 1만4천여개를 보유하고 있다.
화장품 업계는 상표등록도 적극적이지만 권리행사도 열심히 한다. 큰 회사든 작은 회사든 열심히 등록하고 타인 사용도 모니터링해 상표를 관리한다. 그러므로 적극적으로 상표등록을 받아 두는 것이 좋다.
한편, 이렇게 식별력이 없거나 약한 브랜드를 도형이나 다른 등록가능성 부분과 결합하여 우선 등록 받아 둔 후에 다시 도형이나 문자 없이 브랜드 자체만으로 등록을 재차 시도할 경우 이전보다는 확실히 높은 확률로 등록될 가능성이 생긴다. 이미 유사한 상표를 보유하고 있기 때문에 등록 가능한 쪽으로 판단되는 경향이 있다.
서브 브랜드든 성분 네이밍이든 가능하면 최대한 등록 받는 것이 유리하다는 사실을 잊지 말고 혹여 식별력이 다소 약하거나 없다는 판단을 받더라도 로고든 등록가능한 문자든 어떤 식이로든 등록을 우선 확보하자.
